美国专利侵权惩罚性赔偿的经验及启示
关键词 美国 专利侵权 惩罚性赔偿金
作者简介：毕宏强，中国科学院大学民商法硕士研究生。
中图分类号：D9712 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文献标识码：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.03.350一、我国专利侵权赔偿现状及惩罚性赔偿制度展望
（一）我国专利侵权赔偿现状
在1984年我国颁布第一部《专利法》中未涉及专利侵权损害赔偿的问题。1992年《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》中首次对专利侵权赔偿数额的确定做出了规定。2000年《专利法》第二次修改时将专利侵权损害的计算方法正式写入。2001年最高人员法院出台司法解释规定了三种计算方法的顺序，将法定赔偿和合理费用也纳入损害赔偿之中。 现行《专利法》明确规定了专利侵权损害赔偿的计算方式、计算顺序，依次分别为专利权人的实际损失、专利侵权人所获利益、专利许可使用费的倍数、法定赔偿。专利侵权损害赔偿制度是以补偿性赔偿制度为原则，从填平专利权人的损失为出发点。我国至今未建立惩罚性赔偿制度，实践中法院确定的赔偿数额一般较低， 不能起到有效遏制专利侵权的作用。
（二）我国专利侵权惩罚性赔偿制度展望
基于现阶段我国专利侵权赔偿制度的不足，建立惩罚性赔偿制度已经提上议事日程。2018年首届中国国际进口博览会上，习近平主席的主旨演讲中指出要提高知识产权审查质量和审查效率，引入惩罚性赔偿制度，显著提高违法成本。2019年党的十九届四中全会、《优化营商环境条例》、《关于强化知识产权保护的意见》、《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，都提出要建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度，加大对知识产权的保护力度。我国引入专利侵权惩罚性赔偿制度已是大势所趋。2018年底国务院常务会议通过了《中华人民共和国专利法修正案（草案）》，第72条规定对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的1倍以上5倍以下确定赔偿数额。 我国要不要建立专利惩罚性赔偿制度，已经基本没有争议，预计很快就会在我国建立。专利侵权惩罚性赔偿制度建立后，如何计算惩罚性赔偿金将会是实施核心所在。针对如何确定惩罚性赔偿金的基数、确定倍数有应当考虑哪些因素的研究，对我国专利侵权惩罚性赔偿制度的实施具有重要的意义。现行的专利法修订草案中对于如何确定惩罚性赔偿金未做出明确规定，我国法院又缺乏适用惩罚性赔偿制度的经验。这种情况下，有必要学习和借鉴其他国家的经验。美国的专利侵权惩罚性赔偿制度至今已经有200多年的历史，已经发展的非常成熟了。美国专利侵权惩罚性赔偿金的立法以及司法实践经验，对于我国专利惩罚性赔偿制度的惩罚性赔偿金的计算具有重要的参考价值。二、美国专利惩罚性赔偿制度的经验
（一） 美国专利侵权惩罚性赔偿金规定
美国专利侵权惩罚性赔偿金的确定是由两部分构成的，即“基数”和“倍数”。关于倍数标准在美国《专利法》经历了三个阶段的发展：第一阶段，1793年规定倍数标准是：不低于三倍，三倍是底线。 第二阶段，1800年规定倍数标准是：三倍，没有上限也没由下限，固定为三倍。第三阶段，1836年规定倍数标准是：三倍是最高上限。 自此美国确立了最高不超过3倍上限的倍数标准。关于基数标准，由最初1793年只有专利的出让费或许可使用费，到1800年将专利权人的实际损失纳入，再到1992年将合理许可费纳入。
美国专利惩罚性赔偿金的规定，经过漫长的发展，不断地修订，最终确定了现行美国《专利法》第284条专利侵权惩罚性赔偿金的基数标准和倍数标准，即基数标准是利润损失和合理许可费，倍数是以三倍为最高上限。
（二）美国司专利侵权惩罚性赔偿金基数的计算
由现行美国《专利法》第284条的规定，可知美国确定专利侵权惩罚性赔偿数额的基数标准有两个，即专利权人的利润损失和专利的合理许可费。
1.专利权人利润损失的计算方法
专利权人利润损失的计算关键是证明侵权行为与专利权人的利润损失之间满足“若非规则”即二者存在因果关系。 为了证明这一因果关系，1978年美国法院在Panduit案中发展出DAMP测试法，包括四个要件：“要件1，市场需要该专利产品;要件2，市场上没有可以替代该专利产品的产品。要件3，专利权人有满足市场需求的制造和销售能力;要件4，在没有侵权产品时专利权人获得多的利润。” 当相关市场出现不止一种非侵权替代品的情况时，则无法证明满足要件2，也就导致无法证明侵权行为与专利权人的利润损失的因果关系。为此，美国法院对DAMP测试法进行了修改，把认定的重点放在其他要件，不在要求必须满足要件2。“若非规则”和DAMP测试法理论上客观合理，但是却是在一种较为理想化的情况，这种情况未考虑其他影响因素，如产品的营销战略、消费者偏好、市场需求的变化等，使得“若非规则”看似合理，实则存在瑕疵。
2.专利的合理许可费的计算方法
专利许可费是美国专利侵权赔偿计算的主要方式。 假想协商法是美国在Georgia-Pacific案确定的专利许可费计算方法，通过假想专利权人、侵权人彼此有意愿协商，二者协商之后得出合理专利许可费。法院通过“Georgia-Pacific因素”来确定，具体包括：“因素1：专利权人收的许可使用费;因素2：被许可人曾为涉案或类似专利所支付的许可使用费;因素3：许可的范围和性质;因素4：许可人专利垄断权的计划;因素5：许可与被许可人双方的商业关系;因素6：涉案专利产品对其他产品的促进进销售作用大小;因素7：专利的有效期和许可期限;因素8：专利产品的获益能力和目前的市场普及率;因素9：涉案专利所具备的优势;因素10：涉案专利为使用人带来的利益;因素11：侵权人对涉案专利实际使用证明;因素12：在特定商业领域，请求授权许可的成本在利潤中通常的占比;因素13：在可实现利润中应该归因于该专利的部分;因素14：专家证言;因素15：如果许可人和被许可人都理性并自愿地尝试达成协议，双方可能达成的许可费。” 这些因素是法院判断合理许可费的黄金标准。
（三）美国司专利侵权惩罚性赔偿金倍数的计算
关于专利侵权惩罚性赔偿的倍数以3倍为最高上限，并没有明确的倍数计算方法。法院对倍数范围的确定享有自由裁量权，通过在司法实践中不断探索，形成了一套适用规则。法院首先从侵权人主观状态出发，判断侵权人是否具有主观恶意，假如判断出侵权人具有主观恶性，再充分考虑个案具体情况，如考虑侵权行为手段的恶劣程度、情节的严重程度、结果的严重性、专利价值大小、侵权人经济状况等，最后在进行惩罚性赔偿具体倍数的确定。在判断中法院强调坚持专利侵权惩罚性赔偿基数与倍数的“合理倍比”关系，不能教条地适用“2倍或3倍”的赔偿标准。三、我国专利侵权惩罚性赔偿赔偿金的确定
惩罚性赔偿的法律规制效果是侵权人承担多倍的赔偿金。惩罚性赔偿金额的确定是运用该制度的核心，赔偿的原则和计算方式合理的确定是赔偿功能实现的前提。 专利侵权惩罚性赔偿的计算既要发挥打击、遏制故意侵权的作用，又要防止权力的滥用。我国专利侵权惩罚性赔偿基数和倍数的确定，都可以借鉴美国的经验。
（一）专利侵权惩罚性赔偿基数的确定
由专利法草案（2019）第72条 ，可知草案中惩罚性赔偿的计算基数是：权利人因侵权所受的实际损失、侵权人因侵权所获得利益、参照专利许可适用费得倍数。惩罚性赔偿基数的确定，是惩罚性赔偿金额确定的前提。笔者借鉴美国专利侵权惩罚性赔偿金的认定经验，结合我国的专利侵权司法保护现状，对惩罚性赔偿基数的计算提出建议。
1.计算实际损失
实际损失的计算是法院通过专利权人因侵权减少的销售量（或侵权人侵权产品的销售量）与单件专利产品的合理利润之积计算 ，可知实际损失指的是专利权人因侵权行为（生产或销售）导致自己的专利产品销量减少，所失去的本应得到的利润。在司法实践中实际损失常常难以证明，难点在于难以证明侵权行为与权利人失去的利润之间存在因果关系。
笔者认为可以借鉴美国“DAMP测试法”来证明因果关系。 但是美国DAMP测试法是一种较为理想的状态下计算，忽略了一些相关影响因素，因此在借鉴DAMP测试法时还应当坚持损害合理预见原则，即因果关系证明的是侵权时可以合理预见到的损失，对超出合理预见范围的，不应支持。二者相结合，能够平衡双方利益更好的保护双方合法权利、得出更加客观、公正的结果。
2.计算侵权获利
侵权获利的计算是法院根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。 司法解释对侵权人所获利益的范围以及获利的计算依据也做出了规定。 从上述可知，侵权获利的计算有系统、科学的方法，发挥作用必须有证据支持。然而司法实践中专利权人很难举证侵权获利，因为财务报表、账簿等证据都掌握侵权人手中。
为了解决这一举证难得问题，专利法草案（2019）规定了“证据妨碍规则”。但是从2013年商标侵权中适用“证据妨碍规则”的情况看，适用该规则的案件还很少。笔者认为，这主要是由于缺乏配套的诉讼证据细则规定。应当通过司法解释建立专利侵权案件的诉讼证据制度，包含“证据妨碍规则”“优势证据规则”“证据开示制度”等。
3.参照专利许可使用费的倍数合理倍数
专利许可费的计算是法院根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的倍数合理确定，当没有专利许可费或者专利许可使用费明显不合理时，适用法定赔偿确定。 合理确定专利许可费的倍数是惩罚性赔偿重要计算方法，当没有专利许可费或者专利许可使用费明显不合理时就适用法定赔偿。我国法院在参照专利许可使用费时，一般只是参照涉案专利实际发生的专利许可使用费，导致这种计算方法被使用的机会非常少。笔者建议可以借鉴美国假想协商法确定的专利许可费，扩大参照专利许可使用费的范围，使计算惩罚性赔偿的基数也更合理。
（二）专利侵权惩罚性赔偿倍数的确定
1.确定倍数的原则
专利法草案（2019）对倍数的确定仅规定了范围，没有做具体规定。美国现行《专利法》对倍数的确定也仅规定范围最高不超过3倍。但是美国是判例法国家，在长期的司法实践探索中，法院对倍数范围的确定形成了一套适用规则。
我国2019商标领域已将惩罚性赔偿的倍数提高到了5倍，专利法草案（2019）专利侵权惩罚性赔偿倍数以5倍标准的通过已经是大势所趋。为了防止惩罚倍数过高，惩罚性赔偿金幅度过大，法官自由裁量权过大造成同案不同判、司法不公现象，必须对专利惩罚性赔偿倍数的确定规则化。
2.确定倍数的考虑因素
笔者认为确定专利侵权惩罚性赔偿金倍数时考虑因素应当有：（1）侵权人的主观过错。专利侵权惩罚性赔偿是对侵权人的主观恶性进行追责，惩罚性赔偿倍数的确定应当以侵权人的主观过错为核心确定因素。 判断因素包括事前侵权人是否采取注意义务如进行专利检索、咨询专业人士;通过侵权行为持续的时间、手段恶劣程度、侵权行为的次数、损害后果;事后是否及时采取补救措施如及时停止侵权、防止损害。（2）情节。情节严重是专利法草案（2019）规定的考虑因素。判断因素包括侵权行为持续时间长短、手段恶劣程度、侵权行为的次数、损害后果的危害程度、是否无视法律制度、无视专利权人的权益、对社会发展创新造成了影响。（3）专利的类型与价值。不同类型、价值的专利对社会贡献不同，被侵权的专利价值越大，造成社会危害就越大，对侵权人的可责难性就越大。一般发明大于实用新型，实用新型大于外观设计的价值。判断因素包括保护期限、成本、市场价值、转化、许可、转让情况等要素来判断。（4）侵权人的诉讼表现。诉讼中侵权人的表现纳入倍数考虑的因素中，能够更全面的评价侵权人主观恶性、鼓励侵权人积极举证、提高诉讼效率、节省司法资源。判断因素包括是否积极举证配合查明事实、隐藏证据恶意抗辩、诉讼中故意拖延。（5）侵权人的赔偿能力。专利法草案（2019）将惩罚性赔偿的倍数提高到5倍。引进专利懲罚性赔偿制度的目的是为了打击、威慑故意侵权行为，维护专利权人的权益，为我国经济、科技发展保驾护航，并不是为了通过高额的惩罚性赔偿金，将侵权人“置之死地”。因此有必要考虑侵权人的赔偿能力。
3.确定倍数的计算方法
通过对惩罚性赔偿倍数考虑因素进行程度评价，对惩罚性赔偿的倍数进行范围划分，最终的倍数根据法院对每个考虑因素的程度评价的汇总值，判断倍数的范围，确定倍数。以上述考虑因素为例，每个因素的程度评价指数范围是1-10，1-5倍对应的范围分别是1-20;21-40;41-60;61-80;81-100，法院对每个要素程度评价指数相加的和落在41-60范围，对应的倍数就是3倍。四、结语
我国引入专利侵权惩罚性赔偿制度已是大势所趋，制度建立后，如何计算惩罚性赔偿金将是制度实施中的关键所在。惩罚性赔偿金的计算方法在借鉴美国先进经验的同时必须结合我国实际国情，使其本土化，从而防止产生“南橘北枳”的效果。
注释：
根据2001年《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》。
根据2019年国家知识产权局发布的《2018年中国专利调查报告》，调查数据显示，2014—2018年专利侵权诉讼诉案件的企业法院判定赔偿额10万元以下的平均占31.62%;10万元以上50万元以下的平均占22.8%;50万元以上500万元以下的平均占12.88%;500万元以上的平均占1.48%。
根據2018年12月5日国务院常务会议通过了《中华人民共和国专利法修正案（草案）》。
Pantent Act of 1793，ch.11，？，1 Stat.318，322（repealed 1836）.
Pantent Act of 1836，ch.357，？4，5 Stat.117，123.
黄武双.美国专利损害赔偿：原理与判例[M].北京：法律出版社，2017：86.
Panduit Crop. v .Stahlin Bros. Fibre Works Inc.，1F.3d 1214 （6th Cir. 1978）.
据美国普华永道发布的《美国2018年专利诉讼报告》显示，2008年至2017年则有60%的案件采用专利许可费用确定赔偿金，21%的案件综合考虑侵权人所失利益与专利许可费。
Georgia-Pacific Corp.v.U.S.Plywood-Champion Papers， Inc.， 446 F.2d 295 （2d Cir.1971） .3 Rude v.Westcott 130 U.S.152（1889）.
罗莉.论惩罚性赔偿在知识产权法中的引进及实施[J].法学，2014（4）：22-32.
根据2018年12月5日国务院常务会议通过了《中华人民共和国专利法修正案（草案）》第72条“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的1倍以上5倍以下确定赔偿数额。”
根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第20条第1款。
和育东.美国专利侵权救济[M].北京：法律出版社，2009：156.
根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第20条第2款。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第16条。
根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第21条。
张鹏.知识产权惩罚性赔偿制度中故意认定的关键因素探析[J].知识产权，2017（5）：40.
参考文献：
[1]曹新明.我国知识产权侵权损害赔偿计算标准新设定[J].现代法学，2019（1）：111-118.
